Лекция 6
Понятие о неохраняемых объектах промышленной собственности и формах их передачи.
Цель: дать систематизированные научные знания об неохраняемых объектах промышленной собственности и формах их передачи
Вопросы лекции
1. Определение, сущность и характерные черты ноу-хау.
2. Особенности договора о передаче и формы передачи ноу-хау.
3. Методические рекомендации по расчету стоимости лицензий
4. Расчет стоимости доли уставного фонда, включающей промышленную собственность в виде изобретений и ноу-хау
Международная практика продажи лицензий свидетельствует, что в последние годы все большее распространение получает продажа непатентуемых научно-технических достижений, производственных секретов, знаний и опыта. Более половины заключаемых сегодня в мире лицензионных соглашений являются беспатентными. Существует мнение, что в ряде случаев сохранение в секрете того или иного изобретения и затем реализация его на строго конфиденциальной основе служит более надежной защитой, чем патентование. Прямую возможность такой реализации как раз и открывает лицензионная торговля.
Поэтому при продаже технических решений, содержащих ноу-хау, следует учитывать, что формы их реализации весьма разнообразны, однако правовая охрана таких технических решений, в отличие от патента, значительно осложнена.
Коротко остановимся на определении сущности и характерных чертах ноу-хау.
1. Определение, сущность и характерные черты ноу-хау
Ноу-хау представляет собой технические знания, производственный опыт, специальные технические навыки и «секреты производства», необходимые и достаточные для налаживания того или иного производства, технологии, процесса, создания различного оборудования, позволяющие в короткий срок с наименьшими затратами освоить и выпускать конкурентоспособную продукцию на высоком техническом уровне.
Сущность ноу-хау, с одной стороны, состоит в том, что изобретатель предпочитает сохранить в секрете неизвестные элементы своего изобретения, вместо того, чтобы полностью раскрыть их в заявке на патент. Или же он подает заявку и обходит обязательство раскрыть определенные существенные данные, необходимые для реализации его изобретения. Эти данные он раскрывает только тогда, когда по договору с покупателем будут иметься условия об их охране.
С другой стороны, понятие ноу-хау не обязательно связано с «секретами производства». Производитель работает над определенным способом или изготавливает определенные изделия и при этом в течение длительного времени накапливает определенный опыт, который желает получить другое лицо в целях экономии времени. При этом следует иметь в виду, что передаваемый накопленный опыт может иметь значительную ценность, например, для развивающейся страны и не представлять никакого интереса для развитой капиталистической страны.
Характерными чертами ноу-хау являются:
1. Применимость, т. е. исключаются чисто научные предположения и непрактические знания.
2. Техническая осуществимость, т. е. возможность с помощью имеющихся знаний и технических средств достичь, желаемую техническую цель.
3. Ценность. Понятие ноу-хау имеет чрезвычайно широкое содержание, оно может охватывать всевозможную техническую и иную информацию, необходимую для производства какого-либо изделия, и представляет собой определенную экономическую ценность. Ценность ноу-хау определяется полезностью нового результата, для использования которой их обладатель должен иметь определенные технические знания и технические навыки.
4. Конфиденциальность, т. е. секретность информации и документации. Это один из наиболее важных признаков, так как технические знания, опубликованные в полном объеме и известные широкому кругу людей, относятся к кругу очевидного знания, а не к ноу-хау.
5. Отсутствие правовой охраны. Ноу-хау не пользуется такой правовой охраной, какой пользуются изобретения, промышленные образцы и товарные знаки. Ноу-хау не является объектом исключительного права, т. е. обладая производственными знаниями и опытом, их владелец не имеет права на исключительное их использование. Определение понятия ноу-хау и его охрана не существует ни в международных соглашениях по охране промышленной собственности, ни во внутреннем законодательстве страны.
Передача ноу-хау может быть осуществлена в виде технической документации, а также в форме обучения специалистов определенным приемам и методам выполнения какого-либо вида работ (консультации, техническая помощь и т. д.).
В отличие от классической лицензии, когда лицензиар (продавец) за определенное вознаграждение передает лицензиату (покупателю) только юридическое право на использование своих патентов, ноу-хау предусматривает передачу как охраноспособных, так и неохраноспособных научно-технических достижений.
В первом случае — это научно-технические достижения, выполненные на уровне изобретений, но по каким-то причинам (например, запреты, ранее распространяемые на данное производство, отсутствие реальной возможности осуществить контроль безвозмездного использования изобретения третьими лицами, конъюнктурные соображения и т. д.) полностью или частично не получившие правовой защиты.
Во втором случае ноу-хау не является патентоспособным техническим решением задачи, а представляет, собой методику инженерных расчетов, рабочие чертежи, программы ЭВМ и т; д.
2. Особенности договора о передаче и формы передачи ноу-хау.
Особенность договора о передаче ноу-хау в международной практике состоит в том, что обе договаривающиеся стороны, заключая соглашение, подвергаются определенному риску. Когда продавец представляет ноу-хау, он раскрывает принадлежащий ему секрет производства. Не исключено, что покупатель в будущем раскроет этот секрет третьим лицам и продавец потеряет преимущества, которые он имел перед конкурентами. То же самое относится и к покупателю. Он не может знать, на какой период времени ноу-хау сохранит свою экономическую и техническую ценность при быстром развитии науки и техники. Если эта ценность будет утрачена, продавец не получит полностью вознаграждения за ноу-хау, которое выплачивается ему по частям, а покупатель не получит ожидаемой прибыли и возможно даже не возместит понесенных расходов.
Продавец лицензии (лицензиар) боится раскрыть ноу-хау до заключения договора и опасается, что покупатель (лицензиат) воспользуется полученной информацией и откажется от подписания лицензионного договора.
С другой стороны, лицензиат опасается, что секретом уже владеет или в ближайшее время будет владеть его конкурент, и он, используя приобретенные ноу-хау, не получит экономических преимуществ, на которые рассчитывает.
Поэтому часто на практике используют заключение платного предварительного (опционного) соглашения, по которому лицензиат обязуется не сообщать, не разглашать и не использовать до момента заключения лицензионного договора сведений, полученных от лицензиара и носящих конфиденциальный характер. Лицензиар, в свою очередь, в течение этого же времени обязуется не вести переговоров с другими возможными покупателями. Кроме того, при заключении опционного соглашения устанавливаются основные условия возможности лицензионного договора.
По договору о передаче ноу-хау лицензиату предоставляется право на использование секретов производства и опыта, не запатентованных их владельцами. В договор включается условие о неразглашении ноу-хау как в период срока действия лицензионного соглашения, так и после его окончания, что должно гарантироваться лицензиатом.
Обязанностями лицензиата в использовании ноу-хау являются:
1 не передавать приобретенные знания и опыт третьей стороне в течение срока действия соглашения и в среднем до 5 лет после окончания его срока действия;
2 указать в рекламных документах или на выпускаемой продукции, что она изготовлена по лицензии другой фирмы;
3 не представлять сублицензий (третьей стороне) на ноу-хау, так
как это может повлечь его утрату
Формы передачи ноу-хау
При осуществлении лицензионной торговли и экспортных поставок ноу-хау может передаваться:
1 как самостоятельный объект лицензионного соглашения — в виде беспатентной лицензии;
2 в составе лицензионного соглашения, включающего, наряду с передачей патентных прав, передачу ноу-хау;
3 в составе контракта на поставку оборудования, в которой ноу-хау входит как сопутствующая лицензия.
Ноу-хау как самостоятельный объект лицензионного соглашения
Лицензиату (покупателю) передаются законченные технические решения, содержащие ноу-хау, с целью организации производства на базе этих решений. В случае, если ноу-хау включает в себя всю совокупность знаний и опыта, то беспатентная лицензия фактически является лицензией на ноу-хау.
В случае же, если передаваемая техническая документация содержит только часть технических знаний и накопленного опыта, то ноу-хау является частью беспатентной лицензии.
Примером беспатентной лицензии, включившей всю совокупность знаний и опыта, необходимых для налаживания производства, явилось лицензионное соглашение, заключенное через В/О «Лицензинторг» (лицензиар) с чехословацкой фирмой В/О «Политехна» (лицензиат) на производство трубчатых электрических нагревателей и блоков для атомных электростанций. На основе лицензионного соглашения лицензиату было передано право на использование знаний, опыта и секретов производства, необходимых для изготовления, использования и продажи трубчатых электрических нагревателей, тэнов и блоков для атомных электростанций.
В лицензионном соглашении на ноу-хау предусмотрена передача технической документации, включая конструкторскую документацию на тэны и блоки, технические условия на их изготовление, инструкцию по эксплуатации, методику электрических и тепловых расчетов тэнов, технологическую документацию, относящуюся к процессам изготовления тэнов и блоков.