Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну i серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).
Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну i серйозну підготовку для такого використання.
На даний момент міжнародно-правову основу для охорони загальновідомих знаків (well-known trademarks) складають Паризька конвенція по охороні промислової власності (далі - Паризька конвенція), Угода по торгових аспектах прав інтелектуальної власності (далі - Угода ТРІПС), деякі документи рекомендаційного характеру, що, як правило, приймаються в увагу при розробці і прийнятті національних законів у сфері охорони торгових знаків, а також при розгляді компетентними органами справ про визнання знаків загальновідомими. Одним з найбільш авторитетних рекомендаційних документів у цій області є Спільна рекомендація про положення про охорону загальновідомих знаків (Joіnt Recommendatіon Concernіng Provіsіons on the Protectіon of Well-Known Marks), прийнята в 1999 році Асамблеєю Паризького союзу по охороні промислової власності і Генеральною асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі - Рекомендація ВОІВ).
Аналіз відповідних положень вищевказаних документів дозволяє зробити висновок про деякі особливості, властиві загальновідомим торговим знакам. Надання правової охорони загальновідомим знакам багато в чому є виключенням з основних принципів правової охорони знаків. Насамперед це 1) принцип надання правової охорони знакам на території конкретної держави на основі їхньої реєстрації в компетентному державному органі (далі - відомство) чи пріоритету в їхньому використанні на території цієї держави; 2) принцип територіальної охорони знаків, що полягає в наданні правової охорони винятково на території держави, де була здійснена реєстрація чи використання знаків; 3) принцип надання правової охорони винятково для визначеного переліку товарів і послуг, у відношенні яких проведено реєстрацію чи у відношенні яких використовувалися знаки.
Виключення з правил. Виключення з вищезгаданих принципів полягає в наступному. Як відомо, правова охорона надається знакам на основі їхньої реєстрації в відомстві чи на основі пріоритету у використанні знаків на території конкретної держави. Як правило, у країнах континентальної системи права охорона знакам надається на основі реєстрації, а в деяких країнах англо-американської системи права ця охорона може надаватися на основі їхнього використання. Однак у випадку визнання знаків загальновідомими на території держави, у якій запрошується охорона вони можуть одержати таку охорону, незважаючи на відсутність реєстрації чи на невикористання знаків у такій державі.
До такого висновку можна прийти на основі аналізу статті 6 bіs Паризької конвенції. Відповідно до зазначеної статті "країни Союзу зобов'язуються відхиляти чи визнавати недійсною реєстрацію і забороняти використання товарного знаку, що представляє собою відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішання зі знаком, що по визначенню компетентного органа країни реєстрації чи країни застосування вже є в цій країні загальновідомим як знак особи, що користається перевагами дійсної Конвенції, і використовується для ідентичних чи подібних продуктів".
Слід зазначити, що в статті 16(2) Угоди ТРІПС міститься пряме відсилання на необхідність застосування статті 6 bіs Паризької конвенції для регулювання таких правовідносин. Крім того, ідентичне по своєму змісті статті 6 bіs Паризької конвенції положення міститься й у Рекомендаціях ВОІВ. Зокрема, у відповідності зі статтею 2(3)(а) Рекомендацій ВОІВ, держави - учасники Паризького союзу і члени ВОІВ при визнанні знаків загальновідомими на своїй території не повинні висувати вимоги у відношенні: використання знаків на території даної держави; реєстрації знаків у даній державі чи подачі заявки на реєстрацію знаків у даній державі.
Тісно пов'язаний із принципом надання правової охорони знакам на основі реєстрації чи використання і принцип територіальної охорони знаків, що ґрунтується на тих же нормах. Його суть полягає в тім, що знаки підлягають правовій охороні винятково в межах границь держави, де була здійснена реєстрація чи використання знаків. У випадку визнання знаків загальновідомими в державі, де не здійснювалася ні реєстрація, ні використання знаків, вони все рівно одержують правову охорону. Будучи зареєстрованими в одній державі, знаки, у випадку їхнього визнання загальновідомими в іншій державі, одержують правову охорону за межами держави реєстрації, що і є виключенням із загального правила про територіальности охорони знаків.
За загальноприйнятим правилом, закріпленому в більшості національних законів і основних міжнародно-правових актів, правова охорона надається знакам тільки у відношенні конкретних товарів чи послуг. Спеціально для цих цілей була розроблена Міжнародна класифікація товарів і послуг (МКТП), що дотримує більшість держав при реєстрації знаків.
Як відомо, факт реєстрації знака по окремих класах МКТП на ім'я одного суб'єкта, як правило, не є перешкодою для реєстрації і використання ідентичного чи схожого знака іншим суб'єктом у відношенні інших класів товарів і послуг. Однак аналіз норм Угоди ТРІПС свідчить про те, що загальновідомим знакам охорона може надаватися й у відношенні класів товарів і послуг, по яких реєстрація знаків не проводилася. Зокрема, у статті 16(3) Угоди ТРІПС зазначено, що "країни-члени застосовують статті 6 bіs Паризької конвенції mutatіs mutandіs до товарів чи послуг, відмінним від тих, для яких зареєстрований товарний знак, за умови, що використання цього товарного знаку для згаданих товарів чи послуг буде вказувати на взаємозв'язок між згаданими товарами чи послугами і власником зареєстрованого товарного знаку, маючи у виді, що при такім використанні інтереси власника зареєстрованого товарного знаку можуть бути ущемлені".
Таким чином, можна зробити висновок, що визнання знаків загальновідомими на території конкретної держави і надання знакам на цій основі правової охорони на території цієї держави є виключенням з деяких загальновизнаних принципів надання знакам правової охорони. Однак варто визнати, що надання такого "пільгового" статусу загальновідомим знакам є необхідним і ефективним способом захисту прав власників таких знаків і сприяє охороні інтересів споживачів товарів і послуг, у яких загальновідомий знак асоціюється з високою якістю товарів чи послуг.
Незважаючи на те, що термін "загальновідомий знак" (well-known mark) застосовується в законодавстві ряду держав, наприклад, у Російській Федерації і Республіці Бєларусь, а також міститься в російському перекладі Паризької конвенції по охороні промислової власності, він усе-таки повинний розглядатися як умовний.
Так, на підставі запиту одного з патентних повірників Російської Федерації комісією експертів Гільдії лінгвістів-експертів по документаційним і інформаційним спорах (РФ) була проведена лінгвістична експертиза на предмет тлумачення слів "відомий" і "загальновідомий". В експертному висновку був зроблений висновок, з посиланням на один з основних академічних словників, про те, що, оскільки в прикметнику "загальновідомий" перша частина "загально" має значення "властивий усім, що стосується усіх, що поширюється на всіх", що закріпилося в сучасній мові значення слова "загальновідомий" визначається як "відомий усім, кожному".
Зрозуміло, що жоден з найвідоміших знаків для товарів і послуг не відомий усім без винятку громадянам. Знак може бути відомий лише деякій частини суспільства - визначеному його "сектору". Це означає, що термін "загальновідомий знак" не слід тлумачити буквально, а зміст цього поняття повинний розкриватися через його ознаки.
У Законі України "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України з питань інтелектуальної власності" передбачений термін "добре відомий", а не "загальновідомий знак". Відповідно до проекту цього Закону, "добре відомий" знак для товарів і послуг - це знак, що став на Україні широко відомим серед визначеного кола споживачів товарів і/чи послуг визначеної особи і якому надана правова охорона у відповідності зі статтею 6 bіs Паризької конвенції.
Таким чином, у чинному законодавстві України немає нормативного визначення терміна "загальновідомий знак". Непряме згадування про "загальновідомі знаки" міститься в пункті 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відповідно до якого не можуть бути зареєстровані позначення, тотожні чи подібні до ступеня змішання зі знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна.
Таким міжнародним договором є Паризька конвенція по охороні промислової власності. Позовні вимоги про визнання знаків загальновідомими, як правило, висуваються одночасно з вимогами про визнання свідчень України на знаки для товарів і послуг недійсними. Такі позовні вимоги ґрунтуються в тому числі на тім, що свідчення, що заперечуються, були видані на знаки, тотожні або подібні до ступеня змішання з "загальновідомими" знаками позивачів. З огляду на те, що чинним законодавством України не визначений спеціальний орган, у компетенцію якого входило би визнання знаків "загальновідомими", а також те, що відсутні критерії, по яких можна було б визначити, чи є знак "загальновідомим" на Україні, суди неоднозначно підходять до розгляду подібної категорії справ.