В отношении секрета производства может возникнуть вопрос о том, кем является создатель секрета производства: служащим или независимым разработчиком. Конфликт может возникнуть, когда разработчик не заключил письменного договора с работодателем. Тогда суд, рассматривающий спорное дело, должен на основе критериев, выведенных из трудового законодательства, решить существовали ли между создателем коммерческой тайны и гипотетическим работодателем трудовые отношения. В качестве критерия наличия трудовых отношений можно использовать следующие:
1) Работодатель контролирует процесс работы, т.е.:
а) контролирует способ и средства ее выполнения;
б) обеспечивает и контролирует условия труда;
2) Работодатель контролирует работника, т.е.:
а) требует от него владеть определенной квалификацией;
б) контролирует график создания работы;
в) может поручать работнику другие задания;
3) На работодателя возлагаются обязанности:
а) обеспечивать страховые гарантии служащему;
б) удерживать налоги с заработка работника ;
в) обеспечить охрану труда служащего;
4) Предметом трудовых отношений выступает процесс труда, в то время как предметом отношений по гражданско-правовому договору выступает продукт труда.
Статья 1471. Секрет производства, полученный при выполнении работ по договору
Настоящей статьей установлены особенности возникновения прав на секрет производства, полученный при выполнении договора подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ либо по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, а также договору, заключаемому главным распорядителем или распорядителем бюджетных средств с федеральными государственными учреждениями.
В соответствии с частью 1 статьи 769 Гражданского кодекса по договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.
В случае, когда секрет производства получен при выполнении работ по договору, заключаемому главным распорядителем или распорядителем бюджетных средств с федеральными государственными учреждениями исключительное право на такой секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю).
Статья 1472. Ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства
В качестве меры ответственности за нарушение исключительного права на секрет производства Гражданским кодексом прямо предусмотрено лишь взыскание убытков. Однако оговорка о возможности установления ответственности иным законом или договором позволяет применять широкий спектр мер, предусмотренных различными нормативными правовыми актами, а также соглашением сторон. При этом в иных отраслях законодательства до настоящего времени используется термин "коммерческая тайна" в его прежнем значении, то есть, фактически равнозначный термину "секрет производства".
Ответственность применяется к нарушителям исключительного права. Среди них можно выделить следующие категории:
1) лица, которые неправомерно получили сведения, составляющие секрет производства (в том числе путем подкупа сотрудников правообладателя, несанкционированного доступа к компьютерной информации и т.д.) и разгласило или использовало эти сведения;
2) лица, обязанные сохранять конфиденциальность секрета производства (лица, распорядившиеся своим правом по договору об отчуждении права либо лицензионному договору; лица, которым секрет производства стал известен в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя; должностные лица государственных органов, которые узнали о секрете производства в результате служебной деятельности; участники коллективных переговоров, получившие соответствующие сведения в ходе таких переговоров и т.п.), но разгласившие соответствующие сведения либо использовавшие их.
Нарушителем исключительного права не является лицо, которое использовало секрет производства и не знало и не должно было знать о том, что его использование незаконно, в том числе в связи с тем, что оно получило доступ к секрету производства случайно или по ошибке.
Под убытками в гражданском законодательстве понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
В случае если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.
Для взыскания убытков лицу, требующему их возмещения, придется доказать следующие обстоятельства:
1) незаконное получение или разглашение коммерческой тайны;
2) наличие убытков и их размер;
3) наличие причинно-следственной связи между понесенными убытками и совершенным ответчиком правонарушением.
В соответствии со статьей 81 Трудового кодекса разглашение коммерческой тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, относится к однократным грубым нарушениям работником трудовых обязанностей и является основанием расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
Статья 13.14 Кодекса об административных правонарушениях устанавливает административную ответственность за разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом (за исключением случаев, если разглашение такой информации влечет уголовную ответственность), лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей.
Уголовный кодекс в статье 183 предусматривает уголовную ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну путем похищения документов, подкупа или угроз. При этом незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, причинение крупного ущерба, совершение деяния из корыстной заинтересованности, наличие тяжких последствий образуют квалифицированные составы данного преступления.
Обычно заключению договора о передаче Ноу-хау предшествуют предварительные переговоры, в ходе которых чаще всего происходит раскрытие Ноу-хау. Поэтому продавцу Ноу-хау рекомендуется перед началом переговоров заключить с предполагаемым покупателем договор о неразглашении им информации, составляющей Ноу-хау и о неиспользовании Ноу-хау в случае, если договор о его передаче не будет заключен. При страховании информации, составляющей Ноу-хау страховой полис оплачивается государством при условии соблюдения юридическими и физическими лицами законодательства, норм и правил в этой области, а также в случае принятия ими соответствующих мер по защите информации, составляющей для них Ноу-хау. Перечень сведений, составляющих Ноу-хау определяется руководителем предприятия. Перечень сведений, которые не могут составлять Ноу-хау определяется правительством страны . В деловой практике часто встречаются лицензии на право использования технических решений, не обеспеченных патентной охраной, то есть на использование секретов производства, которые не запатентованы их владельцами, их тоже, как правило, называют "ноу-хау". Под ноу-хау могут пониматься формулы, рецепты, чертежи, инструкции, спецификации, рабочие и монтажные схемы, анализ средств проверки, контроля изделий и процесса, технологический опыт, мастерство, непатентоспособные секреты производства и тому подобное. Для незапатентованных объектов, созданных при выполнении служебных обязанностей, следует руководствоваться трудовым договором, трудовым и гражданским кодексами.
Законодательство предусматривает передачу прав на использование объектов интеллектуальной собственности на основании договора коммерческой концессии и лицензионного соглашения. При этом российское законодательство не регулирует вопросы передачи прав на «ноу-хау». Тем не менее, передача прав на «ноу-хау» возможна.
Ст.1027 ГК РФ относит к предмету договора коммерческой концессии комплекс исключительных прав, в том числе на охраняемую коммерческую информацию. Закон не определяет значение понятия «охраняемая коммерческая информация», но данный термин употребляется в следующем значении: информация, составляющая коммерческую или служебную тайну.
Как уже было сказано, закон о коммерческой тайне относит к информации, составляющей коммерческую тайну, секреты производства («ноу-хау»). Таким образом, передача права на «ноу-хау» может быть предметом договора коммерческой концессии. Особенность данного договора заключается в том, что по нему передается комплекс прав, тогда как по лицензионным договорам передается право на один объект интеллектуальной собственности. При этом лицензионный договор предусмотрен для передачи прав на отдельные объекты интеллектуальной собственности, например, на патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец (ст.13 патентного закона), товарный знак или знак обслуживания (ст. 26 закона о товарных знаках).
Возможность заключения лицензионного договора о передаче «ноу-хау» законодательством не предусмотрена, при этом закон не содержит также запрета на заключение лицензионного договора. Более того, Минфин указал в письме, что «право пользования такого рода объектами осуществляется по специальным (лицензионным) договорам с их обладателями (обладающими правом собственности на эти объекты)» [xi].